2022-04-26
專利侵權訴訟中功能性特征的等同認定
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功能性特征的認定是專利侵權糾紛實務中的難點，爭議的焦點主要集中于兩個方面：一、是如何認定功能性特征；二是如何界定功能性特征的保護范圍。
就功能性特征的認定而言，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（簡稱“《司法解釋（二）》”）第八條給出了功能性特征的定義，但司法實踐中對于功能性特征的認定仍存在較大的爭議。例如，在“壓力燒煮容器鎖緊夾具”案[1]及“多功能榨汁機”案中[2]，二審法院對于功能性特征的認定均給出了與一審法院截然相反的觀點。
具體到功能性特征的保護范圍，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（簡稱“《司法解釋（一）》”）第四條規定功能性特征的內容應解釋為說明書和附圖描述的實現該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，《司法解釋（二）》第八條進一步規定了“等同的實施方式”的認定規則。然而，上述規定在應用中仍存在一些問題，例如，如何劃分用于實現所述功能或者效果的“不可缺少的技術特征”？當涉案專利的說明書沒有實施方式或有多個實施方式時如何確定“不可缺少的技術特征”？進行實施方式的等同對比時是將“不可缺少的技術特征”作為整體與被訴侵權產品的相應結構進行對比還是對“不可缺少的技術特征”進而二次拆分后再進行全部特征的對比？功能性特征的等同是否考慮涉案專利的發明點？包含功能性特征的權利要求的等同侵權判定是否能夠適用“二次等同”理論？本文結合實際案例和大家分享作者對上述問題的思考。
功能性特征的解釋與非功能性特征不同，功能性特征是按照“實施例+等同”的解釋規則確定其保護范圍，而非功能性特征是按照其在權利要求中的用語確定其保護范圍，因此， 功能性特征的認定對于侵權判定而言至關重要。
功能性特征的概念起源于美國，1952年的美國專利法第112條第6項規定：“針對組合的權利要求而言，其特征可以采用‘用于實現某種特定功能的機構或步驟’的方式來撰寫，而不必寫出實現其功能的具體結構、材料或動作”，該條款首次肯定了功能性技術特征的適用及解釋原則。關于功能性特征的認定，美國聯邦巡回上訴法院在2002年給出了推定優先的認定標準[3]，聯邦巡回上訴法院認為，如果權利要求中采用了“用于實現……的手段”或“用于實現……的步驟”類似的表述用語，一般應推定該特征是功能性特征，除非該假定能夠被推翻。[4]
關于功能性特征的定義，《司法解釋（二）》第八條規定“功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外。”對于但書部分的例外情形，應當站在本領域普通技術人員的角度，由當事人舉證證明，如果當事人的舉證不足以認定構成但書所述的例外情形，則應當認定該功能性描述是功能性特征。
北京市高級人民法院在《專利侵權判定指南（2017）》中進一步細化了認定功能性特征的例外情形，指出以下三種情形一般不宜認定為功能性特征：（1）以功能或效果性語言表述且已經成為本領域普通技術人員普遍知曉的技術術語；（2）或以功能或效果性語言表述且僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的技術特征；（3）使用功能性或效果性語言表述，但同時也用相應的結構、組分、材料、步驟、條件等特征進行描述的技術特征。
在“裁剪機”案中[5]，權利要求1涉及特征“可上下升降的上且切刀安裝板”，權利要求1已經對上切刀安裝板的結構以及其與上切刀、上支撐部、支撐板之間的結構關系進行了一定程度的描述，但對于如何實現“可上下升降”這一功能未給出具體的實現方式。浙江高院認為“在實踐中，實現上下升降功能的方式多種多樣，所屬技術領域普通技術人員在看到該功能性表述后，無法直接、明確地確定實現上下升降這一功能的具體實施方式。因此，‘可上下升降的’上切刀安裝板屬于功能性技術特征。”由此可知，只有用于描述功能的特征-“可上下升降”才能被認定為功能性特征。
在“多功能榨汁機”案中[2]，權利要求1涉及特征“驅動組件”一審法院認定該特征功能性特征，而福建高院認為“權利要求書中所述‘驅動’雖為功能性用語，但與‘組件’結合組成‘驅動組件’名詞，在涉案專利技術特征中只是指特定的部件，而非對及特征起功能性或效果性的限定作用，故所述‘驅動組件’依照《司法解釋（二）》第八條的規定應當不屬于專利意義上的功能性技術特征”。即福建高院認為“驅動組件”屬于本領域的通用技術術語，不屬于專利法意義上的功能性特征。
由以上分析可知，功能性特征的判斷應著眼于權利要求中的功能性描述用語，對于不是用于描述功能的用語不應按照功能性特征處理，同時，功能性特征的認定還應與上位概念或本領域的通用技術術語相區分。
功能性特征是對技術特征的功能或效果的描述，其字面含義寬泛，本身無法從技術層面體現專利對現有技術的貢獻，功能性特征對現有技術的貢獻只能借助說明書中的具體實施方式或實施例來體現[6]。為了合理界定專利權的保護范圍，《司法解釋（一）》第四條規定應當結合說明書及附圖所描述的具體實施方式及其等同的實施方式來確定功能性特征的內容。《司法解釋（二）》第八條進一步規定了“等同的實施方式”的認定規則。
隨之而來的問題是，實施方式或實施例通常是詳盡而具體的，如果以實施例記載的實現所述功能或效果的全部技術特征作為確定功能性特征保護范圍的依據，將會過度地限縮功能性特征的保護范圍，不利于保護專利權人的合法權益，也與功能性特征的制度價值不符。為此，《司法解釋（二）》第八條規定，應當以說明書及附圖記載的實現所稱功能或效果的“不可缺少的技術特征”作為侵權對比的基礎。由此可知，“不可缺少的技術特征”的劃分對于確定功能性特征的保護范圍十分重要。
關于技術特征的理解，《專利審查指南 2010》指出“技術特征可以是構成發明或者實用新型技術方案的組成要素，也可以是要素之間的相互關系”[7]。最高院曾在《司法解釋（二）》（公開征求意見稿）中提到：技術特征，是指技術方案中能夠相對獨立地實現一定的技術功能，并產生相對獨立的技術效果的最小技術單元。北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》第8條給出了類似的定義：“技術特征是指在權利要求所限定的技術方案中，能夠相對獨立地執行一定的技術功能、并能產生相對獨立的技術效果的最小技術單元。在產品技術方案中，該技術單元一般是產品的部件和/或部件之間的連接關系。在方法技術方案中，該技術單元一般是方法步驟或者步驟之間的關系。”，最高人民法院在判例中指出[8]：“劃分技術特征時，一般應把能夠實現一種相對獨立的技術功能的技術單元作為一個技術特征，不宜把實現不同技術功能的多個技術單元劃定為一個技術特征”。由以上規定可知，技術特征的認定和劃分應以能夠相對獨立地執行一定的技術功能為導向。
實踐中原被告雙方關于技術特征的劃分往往存在爭議，專利權人希望進行技術特征的粗劃分，以利于侵權對比；而被訴侵權人則希望進行技術特征細劃分，以有利于侵權抗辯。
在“裁剪機”案中[5]，關于實現上切刀安裝板“可上下升降”的功能所對應的“不可缺少的技術特征”的劃分，一審、二審法院及最高人民法院給出了不同的裁判結果：一審法院認為“與豎直導桿相配合的豎直導向套”系實現上下升降“不可缺少的技術特征”之一；二審法院認為“不可缺少的技術特征”是“豎直氣缸的活塞桿穿過上切刀安裝板并固定在支撐連桿上端，通過支撐連桿作用于上切刀。”；最高人民法院認為“不可缺少的技術特征”是“上切刀與上切刀安裝板之間設有連接上切刀中部與上切刀安裝板中部的支撐連桿，機架上設置有豎直氣缸，豎直氣缸的活塞桿往下延伸穿過上切刀安裝板并固定在支撐連桿上端，豎直氣缸驅動上切刀作上下往復運動。”[9]該案表明，“不可缺少的技術特征”的劃分標準較難把握，裁判者在“不可缺少的技術特征”的認定上也存在一定的自由裁量空間。
筆者則認為，“不可缺少的技術特征”的劃分仍應著眼“功能或效果”，可采用剝繭抽絲的方式，假設某具體實施例記載了五個技術特征：A-E，那么，除去特征A，是否能實現所述功能或效果？如果仍能實現所述功能，則特征A不屬于不可缺少的技術特征，應予排除，然后再依次測試特征B-E，并得出結論。此種做法類似“必要技術特征”的判斷方法，歸根結底，是否屬于“不可缺少的技術特征”的關鍵在于該特征的有無對實現所述功能或效果是否有實質性影響。
確定用于實現所述功能或效果的“不可缺少的技術特征”之后，接下來要思考的便是如何判斷被訴侵權技術方案中的相應技術特征與功能性特征是否相同或等同。
另一種觀點則認為，專利侵權判定遵循全面覆蓋原則，凡是寫入權利要求的技術特征均對專利權的保護范圍有限定作用，如果在侵權判定中側重考量發明點，則是在變相適用多余指定原則，因此，不應當區分發明點與非發明點[9]。
筆者則認為，在進行功能性特征的等同侵權判定時不應當考慮發明點，原因在于發明點的認定是需要參照物的，通常發明點是相對于最接近的現有技術而言的，所選取的最接近的現有技術不同，所認定的發明點隨之不同，即發明點的確定具有相對性，這本身就決定了在專利侵權比對時不宜區分發明點與非發明點。
專利案件的侵權比對需要對技術方案進行技術特征的拆分（第一次拆分），功能性特征是眾多特征之一，在確定了用于實現所述功能或效果的“不可缺少的技術特征”之后，進行“不可缺少的技術特征”與被訴侵權產品的相應結構的對比時，是否需要對“不可缺少的技術特征”進行二次拆分？
一種觀點認為，就實現所述功能或效果的結構特征而言，其本身相當于一個小的技術方案，在進行相同或等同的對比時，當然要二次拆分后按照全部技術特征的全面覆蓋原則進行對比。另一種觀點則認為，應當把用于實現所述功能或效果的“不可缺少的技術特征”作為一個整體進行整體對比，以防止由于過度拆分而不當縮小涉案專利的保護范圍，同時由于技術特征的分解本身就具有不確定性，不同的拆分方法會導致不同的結論，徒增了司法判定的不確定性和侵權判定的難度。
在“裁剪機”案中，二審法院采用了第二種觀點[5]，在進行“可上下升降的上切刀安裝板”功能性特征的等同判定時，將功能性特征對應的結構特征作為一個整體與被訴侵權產品中的相應特征進行對比。在再審程序中，最高人民法院未對二審法院的整體對比規則發表評論，而是按照《司法解釋（二）》第八條規定的“一基本+兩相同+創造性勞動”的規則進行了對比，在認定功能、效果相同的情況下，對于技術手段的差異以“所屬技術領域慣常的技術手段”進行評述，最高院認為[9]：“雖然二者在手段上存在一定差異，但無論是通過豎直氣缸還是通過偏心輪的方式驅動某一部件作上下運動，都是所屬技術領域慣常的技術手段，對本領域普通技術人員而言，將本專利權利要求1的相應技術特征替換為被訴侵權技術方案中以偏心輪帶動拉桿的手段是顯而易見的。”
由上述案例的裁判思路來看，最高人民法院雖然未明確提及整體對比規則，但也未進行技術特征的一一對比，由此為整體對比原則的適用提供了操作空間。
以具體實施例為基準解釋功能性特征時，實施“一次等同”之后，原則上功能性特征的保護范圍已經劃定，不需要再按照非功能性特征的等同侵權判定方式進行具體技術特征的“二次等同”的判定。最高人民法院知識產權審判庭在解讀《司法解釋（二）》第八條時持上述觀點。但功能性特征“一次等同”的條件是“一基本+兩相同+創造性勞動”，也就是說只有在功能、效果“相同”的情況下才會發生“一次等同”。實踐中有一種情況是被訴侵權產品的相應結構的功能與涉案專利不完全相同，此時應如何處理？
在WMS Gaming案中[10]，涉案專利的權利要求限定的功能是“分配和選擇單個數字”，被訴侵權產品的功能是“分配和選擇數字組合”，二者的功能不完全相同，因此不構成字面侵權。美國聯邦巡回上訴法院認為，由于被訴侵權產品與專利權利要求中限定的功能沒有實質性差異，而其結構又與說明書中披露的相應結構相似，因此等同侵權成立[4]。由此可知，美國聯邦巡回上訴法院認為在特殊情況下可能出現“在蘋果上咬兩次”的情形。
專利文件中的實施方式可分為三種情況：一、沒有實施例；二、一個實施例；三、兩個以上的實施例。以下重點討論沒有實施例和有多個實施例的情形。
對于沒有實施例的情形，如何確定功能性特征的內容以及如何進行侵權對比？上海市高級人民法院在《上海市高級人民法院專利侵權糾紛審理指引(2011年)》第8條指出：“說明書及附圖未描述權利要求中功能性特征所記載功能的具體實施方式時，可直接認定專利侵權指控不能成立。”上海知識產權法院則創造性地運用涉案專利申請日前權利人申請的關聯專利來解釋涉案專利權利要求，以關聯專利所涉相同或類似功能性特征所披露的實施方式來解釋涉案專利功能性特征的保護范圍[11]。由此可知，如果說明書中沒有用于確定功能性特征的具體實施方式，專利權人將面臨駁回訴訟請求的風險。但在特殊情況下，關聯專利申請、同族專利申請或分案申請可以作為解釋涉案專利功能性特征的依據，上海知識產權法院的創新性探索值得討論。
對于存在多個實施例的情形，如何確定功能性特征的內容以及如何進行侵權對比？前述“壓力燒煮容器鎖緊夾具”案給出了較好的詮釋[1]，該案涉及多個功能性特征，且說明書中有多個實施例，廣東高院在堅持結合說明書和附圖的描述來確定技術特征的內容時，將說明書和附圖中出現的全部能夠實現該功能的實施方式所必需的技術特征，分別、并列的作為該功能性特征的內容，然后將被訴侵權產品中的相應結構與其中最接近的一個進行等同對比，確定是否構成等同。可見，對于說明書中存在多個實施例的情形，由于每個實施例均是一個獨立的技術方案，因此在確定功能性特征的內容時，應考慮所有實施例的內容，分別確定每個實施例中用于實現所述功能或效果的“不可缺少的技術特征”，從而合理界定涉案專利功能性特征的保護范圍。
功能性特征等同的基準時間。根據《司法解釋（二）》第八條的釋義，由于功能性特征的字面含義廣泛，出于利益平衡的考慮，對功能性特征的內容采用“實施例+等同”的解釋規則，在認定等同尺度適當從嚴的同時，為了避免潛在侵權人采用申請日后出現的新技術進行技術手段的替換，第八條將認定等同的時間點放寬至被訴侵權行為發生時，以切實發揮保護創新的作用[12]。
禁止反悔原則。禁止反悔原則是侵權判定中要考慮的一個重要因素，構成禁止反悔原則的技術方案應當被排除在等同范圍之外，鑒于禁止反悔原則不是本文討論的重點，本文在此不作深入論述。
參考文獻
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