2023-03-31
專精特新中小企業IP培育系列：自主創新過程中的IP風險管控
作者：
一、前言
專精特新中小企業是指實現了專業化、精細化、特色化發展，創新能力強、質量效益好的優質中小企業[1]。專精特新中小企業往往聚焦于高新技術產業鏈中的某個關鍵環節，為客戶提供專業化、精細化、特色化及新穎化的優質產品或服務，由于其創新能力強，細分市場占有率高，經濟效益顯著，因而具有良好的發展潛力。
為了推動專精特新中小企業的高質量發展，近年來中央及地方出臺了系列專精特新中小企業培育政策，從認定獎勵、研發補貼、科技金融及資金支持等多個方面為專精特新中小企業的健康發展提供支持。截至2023年2月，我國已培育出7萬多家專精特新中小企業[2]，另據《“十四五”促進中小企業發展規劃》中列明的培育目標，“十四五”時期我國將培育十萬家“專精特新”中小企業[3]。
專精特新中小企業之所以能夠在高新技術產業鏈的細分市場中站穩腳跟，主要得益于其強勁的創新能力，而保護知識產權就是保護創新，因此,做好專精特新中小企業的知識產權保護工作對于專精特新中小企業的可持續發展而言至關重要。
多數專精特新中小企業具有較強的知識產權保護意識，實踐中也能夠以某種形式對其核心技術采取知識產權保護措施，但我們在調研中同時也發現，一些專精特新中小企業的知識產權保護工作還存在諸多亟待完善的地方，例如，部分企業的知識產權管理體系不夠健全、核心技術的知識產權布局不夠完善、應對知識產權突發事件的能力較弱等。因此，如何基于專精特新中小企業的發展特點，針對性地幫助專精特新中小企業健全知識產權管理體系、完善知識產權布局、加強知識產權運用與轉化能力、提高應對知識產權風險的監測預警能力、應急響應能力以及事后恢復與重建能力，對于提升專精特新中小企業的知識產權管理水平具有現實意義。
二、自主創新過程的特點
自主創新是專精特新中小企業獲取核心技術的主要途徑之一，自主創新強調的是創新主體通過積極主動的創新活動從源頭上形成產業核心技術，創新主體對創新過程及由此形成的核心知識產權的收益分配權往往具有控制力。
自主創新的形式不限于原始創新，實踐中更常見的是在現有技術基礎上的集成創新或二次創新（即在引進消化基礎上的再創造），從這個角度講，自主創新的技術成果不僅包括開拓性發明創造，更多的是改進型發明創造。
自主創新的體系具有開放性特點，自主創新不是閉門造車，自主創新過程涉及人、物、知識、權利的內外交互。從“人”的角度講，企業常常需要從外部引進專業人才以保障項目順利執行，有時為了解決某個特定的技術難題，還需要外部專家的協助；從“物”的角度講，企業需要從第三方采購元器件、功能模塊或中間產物等生產資料；從“知識”的角度講，研發人員不僅要使用公司內部的知識儲備，往往還需要調用其在前單位工作期間所形成的知識與經驗；從“權利”的角度講，產品上所使用的元器件、功能模塊等常常會涉及第三方的知識產權，有時產品本身就是在第三方知識產權的基礎上進行的二次開發。
正是由于自主創新的過程具有開放性的特點，由此也決定了專精特新企業在自主創新過程中所面臨的IP風險是多方面的，專精特新企業在自主創新過程中不僅要關注所產出的技術成果的知識產權保護，同時也要關注創新過程中的知識產權風險管控。
三、自主創新過程中的IP風險管理
自主創新過程的特點決定了自主創新過程中的IP風險管理方向，本文不一一介紹自主創新過程中的IP風險，僅選取幾種常見的典型情形進行闡述。
（一）人才管理過程中的IP風險管理
在人才引進、人才日常管理以及離職流動的過程中，常見的IP風險主要包括：
技術成果的權屬風險，研發人員入職后所作出的技術成果被認定為原單位職務技術成果的風險；研發人員在業余時間所作出的發明創造的權屬問題；臨時聘用的外部專家在協助研發期間所作出的技術成果的權屬問題；以及研發人員離職后將本公司的技術成果擅自申請專利而導致的權屬糾紛等。
職務發明創造的獎酬權糾紛，發明創造被授予專利權之后或專利被實施后，因發明人/設計人的獎酬問題引起的糾紛。
商業秘密侵權風險，研發人員在本公司工作期間因使用或披露第三方的技術秘密而導致的侵權風險；研發人員離職后因違反保密義務，披露、使用或者允許他人使用本公司的商業秘密而導致的商業秘密侵權風險等。
專精特新企業在人才管理的過程中，建議重點從以下角度開展IP風險的管控：
做好研發人員的入職盡調及入職前的承諾保證：入職前，重點關注核心技術人員在原單位的崗位職責，與原單位簽署的知識產權協議、保密協議、競業限制協議等；入職時，可要求核心技術人員作出承諾，承諾其在工作中不違反與原單位簽署的相關協議，不侵犯原單位的商業秘密等，明確責任承擔方式及事后補救措施。
做好內部知識產權制度安排：明確研發人員在本公司工作期間及離職后一段時間內所作出的技術成果的權利歸屬、權利行使方式、收益分配方式、獎酬制度及違約責任等事宜。
與研發人員簽署保密協議，做好企業商業秘密的保護工作；離職時可要求離職人員作出離職承諾，在符合法律規定的前提下，視情況與高級管理人員、高級技術人員等簽署競業限制協議。
做好與外部合作單位/人員的外部知識產權制度安排：明確技術成果及二次改進成果的權利歸屬、權利行使方式、收益分配方式等，涉及第三方知識產權的，可要求合作單位/人員作出不侵權陳述保證、明確糾紛解決機制、事后補救措施及責任承擔方式等。
（二）生產資料采購過程中的IP風險管理
專精特新企業從第三方采購生產資料的過程中，常見的IP風險主要包括：
供應商提供的產品存在侵犯第三方知識產權的風險。
供應商提供的產品存在權利瑕疵，受第三方知識產權許可等方面的權利限制。
在OEM/ODM等特殊采購過程中，企業疏于管理而導致技術秘密外泄；或由于知識產權條款約定不明或沒有約定而導致出現知識產權糾紛。
專精特新企業在采購生產資料的過程中，建議重點從以下角度開展IP風險的管控：
做好供應商的背景盡調，盡量選擇規模大、信譽好、技術實力強、知識產權保護體系完善、不存在潛在知識產權侵權風險的商家作為供應商。
要求供應商作出不侵權第三方知識產權的陳述保證，明確侵權糾紛的解決機制、事后補救措施及責任承擔方式。
涉及第三方知識產權許可等權利限制的，要求供應商事先做好前手的知識產權工作，并承諾所提供的產品不受第三方的權利限制，安排好糾紛解決機制及責任承擔方式。
涉及OEM/ODM等特殊采購事宜的，簽署保密協議，做好商業秘密的保護工作，同時就知識產權歸屬、權利行使方式、收益分配方式、糾紛解決機制、責任承擔方式等作出明確約定。
做好采購流程的管理工作，在發生知識產權侵權糾紛時，能夠提供充分的證據證明采購產品的合法來源。
（三）研發執行過程中的IP風險管理
研發執行過程中的IP風險往往貫穿于技術成果產出的全流程，常見的IP風險包括：
重復研發的風險。
目標技術落入第三方知識產權保護范圍的風險。
目標技術被授予專利權后，構成第三方在先專利的從屬專利，實施受限于第三方專利權。
合作開發或委托開發過程中的IP風險。
目標技術成果的知識產權布局不完善。
專精特新企業在研發過程中，建議重點從以下角度開展IP風險的管控：
立項之初，開展查新檢索及項目評議，防止重復研發。
在研發執行過程中，開展FTO檢索，并根據FTO檢索的結果調整研發方向，防止目標技術方案落入第三方專利權的保護范圍。
目標技術方案被授予專利權后，構成第三方在先專利的從屬專利的，在產品上市前做好知識產權許可、轉讓等方面的安排。
合作開發、委托開發過程中，做好技術成果及二次改進成果的IP歸屬、權利行使、收益分配、權利瑕疵擔保、不侵權陳述保證、糾紛解決機制、事后補救措施及責任分擔等方面的知識產權制度安排。
四、小結
創新是專精特新企業的靈魂，創新的形式不限于開拓性新創，更多的是在現有技術基礎上的集成創新或二次創新，創新過程具有開放性的特點，并且往往是多部門協同執行的結果，正因為如此，專精特新企業在創新過程中不僅要關注所產出的技術成果的知識產權保護，同時也要關注創新過程中的知識產權風險管控。
創新過程中的知識產權風險是多方面的，企業不僅需要從技術層面關注知識產權的管理，還要從“人”“物”“知識”和“權利”等角度展開知識產權風險的管控。
本文聚焦于專精特新企業的自主創新過程，從研發人員的管理、生產資料的采購以及研發過程的執行三個角度介紹了自主創新過程中的知識產權風險管控要點，不求全面但求重點，希望能為專精特新企業開展知識產權風險管理工作提供思路。
[1]《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》工信部企業〔2022〕63號.
[2] 信息來源：http://www.gov.cn/xinwen/2023-03/01/content_5743991.htm，2023年3月1日.
[3]《“十四五”促進中小企業發展規劃》工信部聯規〔2021〕200號.
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